ERU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 373: Kopi til orientering af notat om EU-Domstolens dom af 27. juni 2013 i C-320/12, Malaysia Dairy, fra erhvervs- og vækstministeren

IndledningEU-Domstolen afsagde den 27. juni 2013 dom i Malaysia DairyPte. Ltd-sagen.I dommen besvarer EU-Domstolen (herefter Domstolen) tre præjudiciellespørgsmål forelagt af Højesteret vedrørende fortolkningen af artikel 4,stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets di-rektiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af med-lemsstaternes lovgivning om varemærker) i en sag, der er anlagt af Ma-laysia Dairy Industries Pte. Ltd. mod Ankenævnet for Patenter og Vare-mærker (herefter Ankenævnet).Regeringen afgav indlæg i sagen, og Folketingets Europaudvalg blevorienteret herom ved notat af 4. oktober 2012.Sagens omstændighederSagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet kunne ophæveMalaysia Dairys varemærkeregistrering af en plasticflaske med henvis-ning til, at Malaysia Dairyhavde eller burde have haft kendskab til Ka-bushikiKaishaYakultHonsha (herefter "Yakult") tilsvarende udenlandskevaremærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, i varemærkeloven.I 1965 opnåede Yakult i Japan designregistrering af en plasticflaske til enmælkedrik, som efterfølgende blev registreret som varemærke i Japan ogi en række andre lande, herunder EU-medlemslande.Malaysia Dairy har siden 1977 produceret og solgt en mælkedrik i enplasticflaske. På baggrund af en ansøgning fra 1980 opnåede MalaysiaDairy varemærkeregistrering af sin tilsvarende plasticflaske i bl.a. Malay-sia.I 1993 indgik Malaysia Dairy og Yakult en forligsaftale, som fastsattegensidige forpligtelser og rettigheder vedrørende parternes brug og regi-strering af deres respektive flasker i en række lande.

I 1995 opnåede Malaysia Dairy registrering af sin plasticfalske i Dan-mark. Yakult gjorde efterfølgende i oktober 2000 indsigelse mod Malay-sia Dairys registrering med henvisning til, at Malaysia Dairy ved indgi-velsen af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskabtil Yakults ældre identiske varemærker i udlandet, jf. varemærkelovens §15, stk. 3, nr. 3.Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 14. juni 2005 afgørelse om, atregistreringen af Malaysia Dairys mærke kunne opretholdes på trods afYakults indsigelse. Styrelsen begrundede afgørelsen med, at det forhold,at Malaysia Dairy ved indleveringen af ansøgningen havde kendskab tilYakults varemærke, ikke i den omhandlede sag var tilstrækkeligt til atfastslå, at Malaysia Dairy var i ond tro efter varemærkelovens § 15, stk.3, nr. 3.Yakult påklagede afgørelsen til Ankenævnet, som den 16. oktober 2006omgjorde styrelsens afgørelse og ophævede Malaysia Dairys varemærke-registrering. Ankenævnet fandt ikke, at der var belæg for den af Patent-og Varemærkestyrelsen anlagte fortolkning af varemærkelovens § 15, stk.3, nr. 3. Ankenævnet fandt således - modsat styrelsen - at viden eller bur-de-viden om et varemærke, der anvendes i udlandet, i den konkrete sagvar tilstrækkelig til at konkludere, at der forelå ond tro hos Malaysia Dai-ry.Malaysia Dairy indbragte Ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsret-ten med påstand om, at Ankenævnet tilpligtedes at anerkende, at vare-mærkeregistreringen registreres endeligt. Ved dom af 22. oktober 2009tog Sø- og Handelsretten Ankenævnets påstand til følge og henviste bl.a.til, at det var ubestridt, at Malaysia Dairy kendte til Yakults ældre vare-mærke på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering iDanmark og til de af Ankenævnet anførte grunde.Malaysia Dairy indbragte den 4. november 2009 Sø- og Handelsrettensafgørelse for Højesteret.Under højesteretssagen var det et centralt spørgsmål, hvorvidt ond tro-begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 ("havde eller burde havehaft kendskab" til det udenlandske mærke) er i strid med ond tro-begrebeti varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g.Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, har følgende ordlyd:"Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis…3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et va-remærke, som på tidspunktet foransøgningen, eventuelt tidspunktet

for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, ertaget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjene-steydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærkesøges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktethavdeeller burde have haftkendskabtil det udenlandske mærke."(Frem-hævning tilføjet.)Artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet har følgende ordlyd:"En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et vare-mærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er regi-streret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:g) varemærket kan forveksles med et varemærke, der blev anvendt iudlandet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og som sta-dig anvendes der, forudsat at ansøgeren har indgivet ansøgningen iond tro."(Fremhævning tilføjet)Begrebet ond tro er imidlertid ikke nærmere defineret i direktivet.De præjudicielle spørgsmål og Domstolens besvarelseHøjesteret forelagde tre præjudicielle spørgsmål for Domstolen, som kansammenfattes således:1)Er begrebet ond tro i artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet etEU-retligt begreb, der skal undergives en ensartet fortolkning i allemedlemsstaterne?2)Hvis der er tale om et fælles EU-retligt begreb, er det så til tilstrække-ligt til at være i ond tro, at en ansøger på ansøgningstidspunktet hav-de eller burde have haft kendskab til det udenlandske varemærke?3)Tillader artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet, at medlemssta-terne indfører deres egen standard for beskyttelse af udenlandske va-remærker, f.eks. som det er sket med varemærkelovens § 15, stk. 3,nr. 3?

For så vidt angår det første spørgsmål gjorde regeringen ved sagen forDomstolen gældende, at ond tro-begrebet i artikel 4, stk. 4, litra g, i va-remærkedirektivet kan udfyldes og præciseres af medlemsstaterne i over-ensstemmelse med deres egne retstraditioner, f.eks. således som det ersket ved varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.Domstolen var imidlertid ikke enig heri og besvarede spørgsmål 1 såle-des:"1) Artikel 4, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af med-

lemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, atbegrebet ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i dennebestemmelse, udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortol-kes ensartet i Den Europæiske Union."For så vidt angår det andet spørgsmål gjorde regeringen gældende, at ondtro-begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal forståssåledes, at hvis ansøgeren havde eller burde have kendskab til det uden-landske varemærke på ansøgningstidspunktet, så vil det være tilstrække-ligt til, at ansøgeren er i ond tro.Domstolen var ikke enig heri og konkluderede som svar på spørgsmål 2:"2) Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således,at for at det kan fastslås, at indgiveren af ansøgningen om registre-ring af et varemærke er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk eranvendt i denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de rele-vante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå påtidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. Det forhold,at indgiveren af denne ansøgning ved eller bør vide, at en tredjemandpå tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender etvaremærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges regi-streret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at indgiveren afden nævnte ansøgning er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryker anvendt i denne bestemmelse."For så vidt angår det tredje spørgsmål gjorde regeringen gældende, atuanset om ond tro-begrebet i artikel 4, stk. 4, litra g, er et selvstændigtEU-retligt begreb, og uanset om det blotte kendskab til et udenlandskvaremærke ikke er tilstrækkeligt til at bringe en ansøger i ond tro i vare-mærkedirektivets forstand, så bør medlemsstaterne have mulighed for atindføre deres egne standarder for beskyttelse af udenlandske varemærker,f.eks. som varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.Domstolen fandt imidlertid, at artikel 4, stk. 4, litra g, ikke tillader med-lemsstaterne at indføre deres egne beskyttelsesordninger:"3) Artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således,at bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegenbeskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fraden, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på detforhold, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et varemær-ke havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk varemær-ke."Konsekvenserne af dommenAf Domstolens besvarelse følger det,

at begrebet ond tro i artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivetskal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, og at medlemssta-terne derfor ikke kan anvende bestemmelsens ond tro-begreb ioverensstemmelse med deres retstradition,at der ved vurderingen af, om der foreligger ond tro i artikel 4, stk.4, litra g's forstand, skal tages hensyn til alle relevante faktorer isagen. Det er således ikke nok at undersøge, om ansøgeren havdeeller burde have kendskab til det udenlandske varemærke på an-søgningstidspunktet, ogat medlemsstaterne ikke ved siden af varemærkedirektivets artikel4, stk. 4, litra g, kan indføre deres egen særlige ond tro-standard påde situationer, som er omfattet af bestemmelsen.